未經鑑定逕發專利侵害警告函屬違法行為

被處分人為兩項眼鏡鏡框「設計專利」之專利權人，並獨資經營一家進口國外鏡框之公司，下游交易對象為眼鏡行。其於民國112年1月至9月間，以個人名義委請律師，向多家販售疑似侵權鏡框之眼鏡行寄發律師函（實際發出6份），指稱所售鏡框侵害其系爭設計專利，要求受信眼鏡行於函到3日內停止侵害、將疑似侵權物品全面下架，並洽談和解。

被處分人自承，系爭信函所稱專利受侵害一事，並未經法院一審判決認定，亦未將疑似侵權物品送請專業機構鑑定取得鑑定報告。其主要主張為：設計專利侵權應以一般消費者整體觀之是否混淆為斷，系爭物品與其專利近似而構成侵權；其曾於業界專業雜誌刊登疑似侵權廣告，已屬對同業之事先通知；又眼鏡行之上游供應商資訊屬營業機密，其無從得知，故應由眼鏡行主動說明。

公平交易委員會（下稱公平會）調查後，以公處字第114005號處分書認定被處分人違反公平交易法第25條規定，命其立即停止違法行為，並處新臺幣10萬元罰鍰。

一、以個人名義委託律師寄發專利侵害警告函，仍屬公平交易法所稱「事業」，應受規範

公平會指出，依公平交易法第2條第1項第3款，「其他提供商品或服務從事交易之人」亦屬事業。被處分人為設計專利之專利權人，專利權之行使與授權均影響相關產品之產銷而具市場經濟價值；又其獨資創設公司進口鏡框、於市場提供產品並經營獲利。

據此，公平會認定被處分人縱以個人名義委託律師發函，仍符合事業之定義，其發函行為自應受公平交易法之規範。此見解提醒，發侵權警告函是否受規範，係以發函者實質上是否為事業為斷，不因其以個人或公司名義為之而有別。

二、智財權行使雖有第45條正當行為例外，仍須踐行警告函處理原則之先行程序

公平會說明，公平交易法第45條雖規定依專利法等行使權利之正當行為不適用本法，惟權利行使不得濫用。依公平會訂定之「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱警告函處理原則）第3點，事業須踐行下列程序之一始屬正當：經法院一審判決屬權利受侵害，或將可能侵害之標的物送請專業機構鑑定取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

本案被處分人自陳既未取得一審判決，亦未送請鑑定取得鑑定報告，公平會因認其未踐行確認權利受侵害之先行程序。此見解劃定明確界線：取得設計專利並不等於得逕對他人發函主張侵權；未踐行前述先行程序即發函，倘該發函行為足以影響交易秩序而構成顯失公平，即難以第45條正當行為為由排除公平交易法之適用。

三、警告函未敘明受侵害之具體事實、未通知上游供應端，不符警告函處理原則第4點

公平會援引警告函處理原則第4點認定：其一，被處分人刊登之雜誌廣告僅載疑似侵權商品而未指明業者，且部分律師函寄發時序早於廣告，難認已事先或同時通知上游製造商、進口商或代理商；其有能力查詢鏡框來源，卻以「可能為仿冒品」為託詞未盡查證義務。其二，系爭警告函僅載侵權判斷原則並簡略稱近似，未就專利權如何受侵害具體說明，僅檢附專利公報及照片，難使不具專利專業之下游眼鏡行據以合理判斷。

公平會因認被處分人發函不符處理原則第4點第1項第2款規定。其通案意義在於：警告函內容須使受信者足以知悉並合理判斷侵權事實，並應先通知上游製造商、進口商或代理商，而非逕向欠缺專利判斷能力之下游通路發函。

四、未踐行先行程序逕發警告函並造成寒蟬效應，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為

公平會說明，公平交易法第25條所稱「顯失公平」，係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易；是否「足以影響交易秩序」，得考量受害人數、損害程度、對潛在多數受害人之影響、所採方法手段、爭議解決資源及市場力量等因素，且不以實際產生影響為限。

公平會認定，被處分人未踐行先行程序即發函，使疑涉侵權事業無從知悉爭議而為防禦，已有眼鏡行暫時下架或退換產品，1家並與其和解而向其公司購入相當數量鏡框，影響其他供應商之交易；且在市場引發寒蟬效應，迫使上游須向眼鏡行解釋並保證、下游須耗費人力評估，難謂未對交易秩序產生影響，據此認定構成顯失公平。

一、發侵權警告函前，應先取得一審勝訴判決或專業機構鑑定報告：本案揭示，取得專利權並不等於得逕對市場發函指摘侵權。權利人於發函前應依警告函處理原則踐行先行程序，例如取得一審判決，或將標的物送專業機構鑑定取得鑑定報告並完成對上游製造商、進口商或代理商之通知；於踐行前述程序之一前，不宜逕行發函要求下架或和解，以免因未踐行先行程序，且發函行為足以影響交易秩序之顯失公平，而違反公平交易法第25條。

二、警告函內容須具體說明受侵害事實，提供足供合理判斷之資訊：僅檢附專利公報及疑似侵權物照片並簡略稱「近似」，公平會認為尚不足使受信者合理判斷。實務上，警告函應就專利範圍與疑似侵權物之比對、侵權之具體態樣詳予敘明，使受信者得據以評估，而非僅以概括用語要求對方限期下架。

三、發函前應通知上游供應端並善盡查證義務，不得以「可能仿冒」「營業機密」推諉：本案權利人捨可查證之供應商來源不為，逕對下游通路施壓，遭認定未盡查證義務。權利人於發函前應先查證疑似侵權物之來源，並事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害；如能透過商標等資訊查得供應商，即不宜以「無從得知」為由略過通知程序。

四、應認知以個人名義發函仍受規範，並事前建立發函前審查流程：權利人縱以個人名義委託律師發函，只要實質上屬事業，仍受公平交易法規範，且不當發函所生之寒蟬效應可能構成顯失公平。高階法務主管宜於發函前建立內部審查機制，確認先行程序之踐行、警告函內容之充分性及上游通知之完成，並於必要時諮詢律師，避免以維權之名而生違法裁罰之實。